株式会社大创产业与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人青岛保税区思壮贸易有限公司一审行政判决书

发布日期：2018-01-31

中华人民共和国

北京知识产权法院

行 政 判 决 书

（2015）京知行初字第4364号

原告株式会社大创产业，住所地日本国739-8501广岛县东广岛市西条吉行东1丁目4番14号1-4-14。

法定代表人矢野博丈，董事长。

委托代理人李剑潇，上海里格（武汉）律师事务所律师。

委托代理人王恢复，上海里格律师事务所律师。

被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人赵刚，主任。

委托代理人赵丽红，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

委托代理人杨乐，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

第三人青岛保税区思壮贸易有限公司。

原告株式会社大创产业（简称大创产业公司）因商标无效宣告行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年4月17日作出的商评字［2015］第30716号关于第8188879号“DAISO”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年7月21日受理后，依法组成合议庭，并通知与被诉裁定具有利害关系的青岛保税区思壮贸易有限公司（简称思壮公司）作为第三人参加本案诉讼，于2016年12月8日依法公开开庭审理了本案。原告大创产业公司的委托代理人王恢复，被告商标评审委员会的委托代理人杨乐到庭参加了诉讼。第三人思壮公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。

被诉裁定系商标评审委员会针对大创产业公司就思壮公司获准注册的第8188879号“DAISO”商标（简称诉争商标）提出的商标撤销注册申请而作出的，该裁定认定：一、诉争商标核定使用的第16类纸制抹布等商品与第8120325号“DAISO”（简称引证商标）核定使用的第35类广告等服务在功能用途、销售渠道、消费对象等方面不同，未构成类似商品和服务。诉争商标和引证商标虽然标志近似，但共同使用在上述非类似商品和服务上，一般不会导致相关公众混淆，未构成2001年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第二十九条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。二、大创产业公司提交的门店照片未显示时间；广告发布协议及发票等显示时间为2013年，晚于诉争商标申请注册日期；“DAISO”品牌商品宣传资料多为大创产业公司自行制作；销售合同与进出口单证等多为大创产业公司作为买方与其他企业之间的订货凭证，未能反映大创产业公司“DAISO”标识的产品在中国的销售使用情况。另外，纸制抹布等商品与诉争商标核定使用的服务不同，故本案证据不足以证明在诉争商标申请注册日期前，其“DAISO”字号在与诉争商标核定使用的纸制抹布等商品上在相同或类似行业内经过宣传使用已具有一定的知名度。因此，诉争商标的注册未构成对大创产业公司所主张的字号权的损害。在案证据也不足以证明在诉争商标申请注册日前，大创产业公司在与第16类纸制抹布等商品相同或类似商品上使用了“DAISO”商标并具有一定知名度。因此，尚不能认定诉争商标的注册构成2001年《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。综上，诉争商标的注册未违反2001年《商标法》第三十一条的相关规定。三、诉争商标的注册未构成2001年《商标法》第十三条规定的情形。四、诉争商标的注册未构成2001年《商标法》第四十一条第一款规定的情形。因此，大创产业公司称诉争商标的注册具有主观恶意、违反诚实信用原则的主张缺乏充分的事实依据，商标评审委员会不予支持。综上，依据2014年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定诉争商标的注册予以维持。

原告大创产业公司诉称：一、诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的服务构成类似商品和服务，且二者的标识一致，诉争商标的注册构成2001年《商标法》第二十九条规定之情形。二、诉争商标剽窃了原告的企业字号，损害了原告的在先字号权，构成2001年《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。三、诉争商标的注册系对原告在先使用并有一定影响的“DAISO”知名商标的恶意抢注，构成2001年《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。综上，被诉裁定认定事实不清、适用法律错误，请求人民法院依法予以撤销，并判令商标评审委员会重新作出裁定。

被告商标评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，请求人民法院依法判决驳回原告的诉讼请求。

第三人思壮公司未提交书面意见陈述。

本院经审理查明：

引证商标系第8120325号“DAISO”商标，由大创（上海）贸易有限公司于2010年3月15日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，于2014年4月7日被核准注册，核定使用在第35类的“货物展出、为广告或推销提供模特、广告代理、广告、商业橱窗布置、广告空间出租、数据通讯网络上的在线广告、在通讯媒体上出租、广告空间、样品散发、市场分析、市场研究”等服务上，其商标专用期限至2024年4月6日。

诉争商标系第8188879号“DAISO”商标，由思壮公司于2010年4月8日向商标局提出注册申请，于2011年10月7日被核准注册，核定使用在第16类的“纸制抹布、办公用夹、钢笔、地球仪”商品上，其商标专用期限至2021年10月6日。

针对诉争商标，大创产业公司于2013年11月5日提出撤销注册申请，其主要理由为：一、大创产业公司“DAISO”商标经过长期使用，具有较强的显著特征和可识别性，诉争商标与引证商标构成类似商品或服务上的近似商标。二、诉争商标与大创产业公司具有极高知名度的字号“DAISO”相同，侵犯了其在先字号权，并构成对大创产业株式会社在先使用并具有一定影响力商标的恶意抢注。三、诉争商标的注册具有主观恶意，违反了诚实信用原则，此行为应依法制止。

为支持上述理由，大创产业公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：

大创产业公司“DAISO”、“大创”商标在美国、印度、摩洛哥、中国香港等部分国家和地区的注册证复印件。

大创产业公司在中国大陆开设的部分门店照片，均未显示照片的形成时间。

大创产业公司部分广告合同、发票和宣传材料及翻译。其中，广告合同的主体是大创（上海）商业有限公司，签订的时间为2013年，发票开具的时间亦为2013年，品牌宣传资料多为自行制作。

商标使用情况。其显示大创（上海）商业有限公司注册了企业微博“×××大创生活馆”，发布了数条微博，但无法看出发布时间。

可行性研究报告。

“DAISO”品牌商品的使用证据等其他相关证据。其显示大创产业公司与惠州有利皮革制品有限责任公司、台州市国际贸易有限公司、淮安市长城教学工具有限公司等签订了买卖协议，但均未标注产品种类，且均无相应的履行发票对应。另外，报关单、海运提单、货物运输保险单显示货物的目的地为日本广岛等地，亦未作公证认证。

思壮公司答辩的主要理由：诉争商标的注册未构成2001年《商标法》第二十九条、第三十一条等规定的情形，并提交了包括销售合同、发票、蛇口海关关于告知侵权案件处理结果及相关费用情况的函等证据佐证。

2015年4月17日，商标评审委员会作出被诉裁定。

在本案诉讼程序中，大创产业公司向本院补充提交如下证据：

7、李剑潇律师与思壮公司股东陈方的对话录音。其系二人就思壮公司注册诉争商标事宜的讨论对话，陈方表示思壮公司曾间接给大创产业公司供过货。

8、思壮公司注册商标情况列表和商标档案复印件。其显示思壮公司在2009年4月14日、2010年7月21日和2011年5月30日依次注册了“TAMARAW”商标、“RENOX”商标和“VICTORIA”商标。

在本案庭审程序中，大创产业公司明确表示：1、对诉争商标与引证商标构成近似商标的认定不持异议；2、其主张诉争商标的注册侵犯其在先字号权益的证据与构成在先抢注的证据一致。

以上事实，有诉争商标的商标档案、引证商标的商标档案、当事人提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

一、关于本案的法律适用问题

2014年《商标法》已于2014年5月1日施行，鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年《商标法》施行期间，而本案被诉裁定的作出时间以及本案的审理时间处于2014年《商标法》施行期间，故本案涉及2001年《商标法》与2014年《商标法》的法律适用问题。

诉争商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案争议申请的受理时间早于2014年《商标法》修改决定施行时间，而被诉裁定的作出时间晚于2014年《商标法》修改决定施行时间，故依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案程序问题的审理应适用2014年《商标法》，而本案实体问题的审理应适用2001年《商标法》。

二、关于诉争商标是否构成2001年《商标法》第二十九条规定之情形

2001年《商标法》第二十九条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册申请的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，并予公告。”鉴于原告对诉争商标与引证商标构成近似商标的认定不持异议，故本条款的争议焦点为诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的服务是否构成类似商品和服务。

根据相关法律规定，商品与服务类似是指商品与服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。本案中，诉争商标核定使用的第16类的“纸制抹布、办公用夹、钢笔、地球仪”商品与引证商标核定使用的第35类的“广告、市场研究”等服务存在巨大差异，若在前述商品或服务上同时使用相近似商标，通常不会引起相关公众的误认，二者未构成类似商品和服务。鉴于此，即便本案中的诉争商标与引证商标标识近似，诉争商标的注册亦未构成2001年《商标法》第二十九条规定之情形。原告的该项主张于法无据，本院不予支持。

三、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”规定之情形

2001年《商标法》第三十一条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本案中，原告主张“DAISO”系其字号，诉争商标的注册侵犯了其在先字号权益。

对此本院认为，《商标法》第三十一条规定的“在先权利”应作广义理解，既包括法定权利，亦包括受法律保护的民事权益。本案中，原告主张的在先权利系在先字号权。根据有关法律规定，字号属于受法律保护的民事权益，故其属于该条款中所称“在先权利”的范围。在认定是否会损害他人在先字号权时，既要考虑商标和字号本身是否相同或近似，也要考虑享有在先字号权的企业以该字号为名所涉及的经营范围与商标指定使用商品或服务之间是否具有足以造成相关消费者混淆误认的关联程度，还要考虑该字号在上述经营范围内是否具有一定的知名度，为相关消费者所熟知。具体到本案，对于原告用以证明其对“DAISO”享有在先字号权益的证据：门店照片未显示形成时间；广告合同及发票的形成时间晚于诉争商标注册申请日；品牌宣传资料均为自行制作，并无其他证据佐证；与惠州有利皮革制品有限责任公司、台州市国际贸易有限公司、淮安市长城教学工具有限公司等国内企业签订的买卖协议均未标注产品种类，且均无相应的履行发票对应；报关单、海运提单、货物运输保险单显示货物的目的地为日本广岛等地，并非中国大陆地区，亦未作公证认证。因此，基于现有证据尚无法认定在诉争商标注册申请日前原告的“DAISO”字号已经在中国大陆地区进行使用并具有一定的知名度。而且，如前所述，原告以该字号为名所涉及的经营范围与诉争商标核定使用的商品并不具有足以造成相关消费者混淆误认的关联程度。因此，原告的该项主张于法无据，本院不予支持。

四、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标注册不得以不正当手段抢注他人已经使用并具有一定影响的商标”规定之情形

对此本院认为，在认定是否构成以不正当手段抢注他人已经使用并具有一定影响的商标时，既要考虑他人商标在系争商标申请日之前是否已经使用并有一定影响，也要考虑系争商标与他人商标相同或者近似程度，以及系争商标所使用的商品或服务与他人商标所使用的商品或服务原则上相同或者类似的程度，还要考虑系争商标申请人是否具有恶意。具体到本案，鉴于原告明确表示其主张诉争商标的注册侵犯其在先字号权益的证据与构成在先抢注的证据一致，故如前所述，现有证据尚不能证明在诉争商标注册申请日前原告的“DAISO”商标已经在中国大陆地区进行使用并具有一定的知名度。而且，原告未提交证据证明其在诉争商标核定使用的商品上使用过“DAISO”商标。因此，原告的该项主张于法无据，本院不予支持。

综上所述，诉争商标的注册未构成2001年《商标法》第二十九条、第三十一条规定之情形，被告作出的被诉裁定主要证据充分，适用法律、法规正确，审查程序合法。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：

驳回原告株式会社大创产业的诉讼请求。

案件受理费人民币一百元，由原告株式会社大创产业负担（已交纳）。

如不服本判决，原告株式会社大创产业可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人青岛保税区思壮贸易有限公司可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审 判 长  赵 明

人民陪审员  白志昀

人民陪审员  仝连飞

二〇一七年六月二十九日

法官助理郭伟

书记员张琳

书记员丁欣